Il Tribunale di Milano delinea i confini del marchio difensivo
Può un marchio registrato, ma mai utilizzato, continuare a sopravvivere per il solo fatto di essere qualificato come “marchio difensivo”? E in che misura e a quali condizioni un marchio può avere una funzione cd. difensiva?
Per rispondere a tali quesiti, vale la pena analizzare un recentissimo provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ottenuto dal nostro Studio nell’interesse di una multinazionale leader nel settore dolciario; in tale occasione, i Giudici Milanesi, nel chiarire che il marchio difensivo costituisce un’eccezione al principio dell’uso effettivo di un segno, hanno delineato con maggiore precisione il perimetro e i criteri di applicabilità del marchio difensivo.
Per meglio comprendere tale istituto, è necessario partire dal principio generale previsto dal codice di proprietà intellettuale secondo cui l’omesso utilizzo del marchio nei cinque anni successivi alla sua registrazione ne determina l’inevitabile decadenza.
Ora, il marchio difensivo – che trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 24, comma IV, del codice di proprietà industriale – costituisce una espressa deroga al suddetto principio in quanto può non essere utilizzato senza che ciò dia luogo alla sua decadenza.
In particolare, viene consentito al titolare di un marchio “principale” (questo sì utilizzato per i medesimi prodotti e servizi di quello “non utilizzato”) di registrare segni simili a quello principale, con lo scopo di estendere la protezione di quest’ultimo marchio a varianti strettamente correlate che ne preservino il nucleo distintivo e che ne evitino la facile elusione da parte dei concorrenti.
In altri termini, i marchi “difensivi” sono depositati e registrati a “difesa” appunto di quello principale per evitare che terzi possano appropriarsene e ingenerare così un possibile rischio di confusione sul marchio con il segno principale utilizzato dall’azienda. Questo risulta particolarmente utile qualora un’azienda sia titolare di una cd. “famiglia di marchi” tutti contraddistinti dal medesimo nucleo distintivo.
La difficoltà nell’applicazione di tale istituto risiede proprio nel valutare se il marchio difensivo possa ritenersi o meno simile a quello principale, il tutto senza creare ingiustificati monopoli o situazioni di accaparramento di segni sul mercato. Non a caso le Corti di merito italiane hanno da sempre mantenuto un’interpretazione rigida dell’istituto ed hanno quindi raramente e in pochissimi casi ritenuto configurabile l’istituto del marchio difensivo.
Ed anche nella controversia decisa dal Tribunale di Milano l’approccio non è stato differente, né tantomeno le conclusioni cui sono arrivati i giudici milanesi; difatti, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva del nostro Studio, il Tribunale di Milano ha escluso che il marchio contestato potesse beneficiare della tutela riservata ai marchi difensivi, dichiarandone conseguentemente la decadenza per non uso e chiarendo alcuni principi utili per meglio comprendere la natura cd. difensiva di un segno.
Anzitutto, il Tribunale di Milano ha tenuto a ricordare come l’istituto del marchio difensivo non trovi un espresso riconoscimento nel diritto europeo, collocandosi piuttosto come costruzione di matrice nazionale, sopravvissuta nell’ordinamento italiano in quanto eccezionale e come tale soggetta ad una rigidissima interpretazione.
Del resto, mentre la giurisprudenza comunitaria tende a considerare la registrazione di un marchio mai utilizzato quale possibile indice di malafede del richiedente, l’ordinamento italiano ammette ancora una limitatissima forma di tutela in favore di tali marchi non utilizzati, sempre che essi siano riconducibili e simili al segno principale.
Un’interpretazione sin troppo estensiva di tale istituto permetterebbe infatti di mantenere in vita marchi “dormienti” con il solo scopo di impedire l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, determinando un monopolio ingiustificato e incompatibile con i principi della libera concorrenza.
Coerentemente con tale impostazione, la sentenza in esame chiarisce che il requisito della somiglianza deve essere valutato con particolare rigore, sicché la mera presenza di una radice lessicale comune - soprattutto nei marchi brevi - non è sufficiente a configurare l’esistenza di un marchio difensivo, poiché ciò finirebbe per attribuire al titolare un monopolio su elementi privi di autonoma capacità distintiva.
È dunque necessario che il segno non utilizzato “difensivo” presenti caratteristiche tali da configurarlo come una vera e propria “piccola variante” del marchio principale, ossia una declinazione sostanzialmente sovrapponibile, caratterizzata da differenze minime sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
Le conclusioni del Tribunale di Milano devono essere interpretate quale inevitabile allineamento del diritto nazionale ai principi dell’ordinamento europeo, riaffermando quindi il carattere eccezionale dell’istituto del marchio difensivo e la conseguente necessità di un’interpretazione rigorosa dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
In tale prospettiva, da una parte, la decisione in esame conferma in astratto la possibilità che un segno, pur non essendo oggetto di utilizzo, possa nondimeno ricevere protezione verso i terzi quale marchio difensivo; dall’altra parte, la stessa sentenza conferma che l’attribuzione di natura difensiva ad un marchio richiede un rigoroso e attento accertamento dei suoi presupposti, a presidio dei principi della libera concorrenza.
Tale decisione assume rilievo non solo da un punto di vista interpretativo, ma anche sul piano operativo, in quanto suggerisce ai titolari di portafogli di marchi di prestare maggiore attenzione nel registrare segni che si prevede effettivamente di utilizzare, evitando così di affollare inutilmente il registro dei marchi di segni che poi finiscono, come visto, per essere dichiarati decaduti per non uso.
Provvedimenti cautelari anticipatori e possibile contrasto con la direttiva Enforcement: il Tribunale di Genova conferma la compatibilità con il diritto UE in attesa della decisione della Corte di Giustizia
In attesa dell’interpretazione che la Corte di Giustizia vorrà fornire in merito al possibile contrasto tra i provvedimenti cd. anticipatori disciplinati dal codice di proprietà intellettuale italiano e la direttiva Enforcement, si segnala al riguardo un recentissimo provvedimento ottenuto dallo scrivente Studio legale che rappresenta la prima decisione (o una delle prime) emessa da un Giudice di merito dopo che la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia.
Come noto, pende attualmente davanti alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale volto a valutare un possibile contrasto tra l’art. 132, comma IV, del codice di proprietà intellettuale che stabilisce, con riferimento ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti, un’eccezione alla regola della necessaria introduzione del giudizio di merito, e l’art. 9, par. 5, della direttiva Enforcement che, in caso di mancata instaurazione della successiva azione di merito, prevede invece la caducazione degli effetti della “ingiunzione interlocutoria”, assimilabile al provvedimento di inibitoria richiamato dalle norme italiane.
Nello specifico, il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con ordinanza del 5 gennaio u.s., ha respinto il ricorso promosso ex art. 669novies c.p.c. volto a dichiarare l’inefficacia di un provvedimento di inibitoria per mancata introduzione del successivo giudizio di merito, il tutto sul presupposto dell’esistenza del contrasto tra l’art. 132, comma IV, codice di proprietà intellettuale, e l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement.
Il giudice genovese ha quindi confermato la piena efficacia dell’inibitoria cautelare, cui non aveva fatto seguito il relativo giudizio di merito, ritenendo convincente la motivazione della precedente sentenza del 5 gennaio 2024 del Tribunale di Milano secondo cui non sussiste alcun contrasto con il diritto europeo in quanto il convenuto resta nel pieno possesso di tutte le garanzie difensive sia all’interno dello stesso procedimento cautelare, mediante lo strumento del reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., che successivamente tramite la sua autonoma attivazione dando corso al giudizio di merito (garanzie che, nel caso sottoposto al Tribunale di Genova, l’allora resistente aveva ritenuto di non attivare).
In altri termini, il Tribunale ha chiarito che l’art. 132, comma IV, c.p.i. risulta compatibile con la Direttiva Enforcement proprio perché prevede che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; in questo modo, la parte soccombente è garantita in quanto può far valere le sue ragioni nella fase di piena cognizione, con possibilità in tale sede di chiedere la revoca del provvedimento cautelare alla stessa sfavorevole.
Si tratta di un provvedimento decisamente incoraggiante in vista della decisione della Corte di Giustizia in quanto, a parere di chi scrive, l’inibitoria rappresenta senza dubbio uno strumento deflattivo particolarmente efficace. Non resta dunque che attendere la decisione della Corte di Giustizia.
Ambush Marketing: l’evoluzione e le incertezze in vista di Milano Cortina 2026
In occasione di eventi di un certo rilievo mediatico, di solito di natura sportiva, le imprese che sono solite investire in pubblicità si contendono partnership commerciali con l’organizzatore dell’evento, sostenendo sì ingenti investimenti ma aspettandosi anche un buon ritorno economico e d’immagine.
Chiaro è che, in virtù dei più basilari principi della concorrenza, è comunque consentito anche alle aziende che non hanno raggiunto (o semplicemente non hanno voluto) alcun accordo di partnership commerciale con l’organizzatore, di pubblicizzare i propri prodotti anche alludendo all’evento (c.d. “smart marketing” o “real time marketing”). Tali iniziative promozionali incontrano tuttavia un limite e diventano illecite qualora l’impresa si sostituisca agli occhi del pubblico allo sponsor o al licenziatario ufficiale, danneggiando così non solo l’impresa che ha investito per assicurarsi la partnership ma anche l’organizzazione dell’evento che è costretto conseguentemente ad abbassare i corrispettivi delle licenze e delle sponsorizzazioni per renderle più allettanti.
In questi casi si parla di “Ambush Marketing”, tema più che mai attuale visto l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Come sempre, quando si tratta di grandi eventi sportivi, gli Stati coinvolti nell’organizzazione provvedono a disciplinare gli aspetti più spinosi con normative ad hoc; il Governo italiano, per l’occasione, ha emanato il d.l. n. 16/2020 (c.d. “Decreto Ambush Marketing”), convertito dalla legge n. 31/2020, che ha portata generale e non è limitato ai soli Giochi Olimpici del 2026.
In merito a tale pratica commerciale, bisogna innanzitutto precisare che ad oggi non esiste una precisa definizione normativa di ambush marketing; tale espressione ha origine anglosassone ed è stata coniata per la prima volta da Jerry Welsh in occasione dei Giochi olimpici di Los Angeles del 1984, quando la multinazionale statunitense Kodak decise di sponsorizzare programmi televisivi relativi alle Olimpiadi, accreditandosi al pubblico come sponsor ufficiale dell’evento pur non essendolo, a differenza della concorrente Fujifilm.
Con tale espressione ci si riferisce dunque a tutte quelle situazioni in cui un’impresa tenta di sfruttare a proprio vantaggio un evento che ha particolare visibilità, senza essere tuttavia legata all’organizzazione dell’evento.
Talvolta il c.d. ambusher si presenta come sponsor o licenziatario ufficiale dell’evento attraverso l’uso di segni, simboli, marchi ad esso riconducibili. In Italia, è stato il Tribunale di Venezia nel 2005 a riconoscere per la prima volta questo illecito, inibendo alla celebre azienda veneta Benetton l’uso del termine “olympic” sui propri capi di abbigliamento introdotto guarda caso in prossimità dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006.
Le modalità con cui si concretizza l’ambush marketing sono però numerose e solo raramente si spingono al punto di richiamare espressamente i segni distintivi (di solito noti) riconducibili all’evento. Più sovente l’ambush marketing si manifesta in modo indiretto e velato e si realizza attraverso l’intensificazione da parte di un’azienda degli investimenti pubblicitari in concomitanza, o in prossimità, della manifestazione, al fine di diluire la sponsorizzazione ufficiale dell’evento ottenuta dal concorrente. Ad esempio, durante i Giochi Olimpici di Atlanta del 1996 Nike invece di pagare i circa 50 milioni di dollari richiesti dall’organizzazione per la sponsorizzazione, creò un imponente punto vendita nelle vicinanze degli impianti sportivi e ricoprì gli stadi delle sue pubblicità, lasciando così intendere, ingannevolmente, di essere uno degli sponsor ufficiali dell’evento. Nella primavera del 2022 l’AGCM ha invece sanzionato Zalando, che non era sponsor degli UEFA EURO 2020, per aver esposto nel corso della manifestazione e in prossimità del Football Village un enorme cartellone pubblicitario, riportante la scritta “Chi sarà il vincitore?” e le bandiere dei Paesi partecipanti, facendo così sfacciatamente riferimento all’evento e insinuando il dubbio nel pubblico circa l’esistenza di un rapporto commerciale con l’organizzatore UEFA, in realtà inesistente.
Anche la sponsorizzazione di un evento concomitante all’evento principale può rappresentare una forma di ambush marketing. Sempre Nike nel 2008 organizzò, in contemporanea con le Olimpiadi estive di Pechino 2008, la “Nike + Human Race 2008”, una gara di running tenutasi contestualmente in 25 Paesi a scopo di beneficenza ma che aveva il malizioso intento di promuovere l’azienda agganciandosi parassitariamente ai Giochi Olimpici.
Un'altra forma di ambush marketing viene realizzata attraverso iniziative pubblicitarie a sorpresa nel corso o in prossimità della manifestazione. In questo caso lo scopo dell’ambusher non è quello di far credere di avere rapporti commerciali con l’organizzazione dell’evento, ma esclusivamente quello di far parlare di sé. È il caso di Pringles, che durante Wimbledon 2009, pur non essendo sponsor, distribuì fuori dalla sede del torneo confezioni recanti la scritta “These Are Not Tennis Balls”, giocando simpaticamente sulla somiglianza tra il tubo di patatine e quello contenente le palline da tennis e ottenendo così un grande ritorno in termini d’immagine.
Vi è infine una condotta che a prima vista potrebbe sembrare “un’imboscata pubblicitaria” ma che in realtà è una condotta lecita e non lesiva degli altrui diritti e cioè qualora venga creata un’associazione indiretta con l’evento, ad esempio attraverso campagne pubblicitarie in cui compaiono personaggi noti che vi hanno partecipato in precedenza. Significativo a questo proposito è il caso “Lay’s”, azienda di patatine che in occasione dei Mondiali di Calcio del 2014 ha reclutato come testimonial i calciatori Fabio Cannavaro e Lionel Messi, malgrado lo sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di calcio, a quei tempi, fosse la concorrente San Carlo. Né l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria né il Tribunale di Torino hanno tuttavia ritenuto di sanzionare la condotta illecita nel caso in parola. Coerentemente con tale decisione, la normativa emanata per Milano Cortina 2026 fa infatti espressamente salve le condotte realizzate in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre o partecipanti a uno degli eventi.
Alla luce della casistica analizzata, c’è dunque da domandarsi fino a che punto possa spingersi un’impresa nel reclamizzare i propri prodotti in occasione di eventi di grande risonanza mediatica. La mancanza di una chiara definizione di ambush marketing e la genericità dei criteri individuati dai giudici rendono ad oggi difficile individuare in maniera precisa il perimetro entro cui una società può muoversi lecitamente e rendere prevedibile ed evitabile la realizzazione di imboscate pubblicitarie. Né tantomeno il Decreto Ambush Marketing più volte citato risolve tale problematica.
In conclusione, al fine di tutelare adeguatamente gli investimenti sostenuti dalle imprese nel corso di tali eventi ed evitare spiacevoli sorprese, si auspica che il legislatore riesca presto a fornire una definizione normativa del c.d. ambush marketing e individui con chiarezza i presupposti per la sua configurabilità.
Ad ogni modo, ad oggi non c’è ancora stata alcuna imboscata alle Olimpiadi Invernali 2026. Staremo a vedere!