Può un marchio registrato, ma mai utilizzato, continuare a sopravvivere per il solo fatto di essere qualificato come “marchio difensivo”? E in che misura e a quali condizioni un marchio può avere una funzione cd. difensiva?
Per rispondere a tali quesiti, vale la pena analizzare un recentissimo provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ottenuto dal nostro Studio nell’interesse di una multinazionale leader nel settore dolciario; in tale occasione, i Giudici Milanesi, nel chiarire che il marchio difensivo costituisce un’eccezione al principio dell’uso effettivo di un segno, hanno delineato con maggiore precisione il perimetro e i criteri di applicabilità del marchio difensivo.
Per meglio comprendere tale istituto, è necessario partire dal principio generale previsto dal codice di proprietà intellettuale secondo cui l’omesso utilizzo del marchio nei cinque anni successivi alla sua registrazione ne determina l’inevitabile decadenza.
Ora, il marchio difensivo – che trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 24, comma IV, del codice di proprietà industriale – costituisce una espressa deroga al suddetto principio in quanto può non essere utilizzato senza che ciò dia luogo alla sua decadenza.
In particolare, viene consentito al titolare di un marchio “principale” (questo sì utilizzato per i medesimi prodotti e servizi di quello “non utilizzato”) di registrare segni simili a quello principale, con lo scopo di estendere la protezione di quest’ultimo marchio a varianti strettamente correlate che ne preservino il nucleo distintivo e che ne evitino la facile elusione da parte dei concorrenti.
In altri termini, i marchi “difensivi” sono depositati e registrati a “difesa” appunto di quello principale per evitare che terzi possano appropriarsene e ingenerare così un possibile rischio di confusione sul marchio con il segno principale utilizzato dall’azienda. Questo risulta particolarmente utile qualora un’azienda sia titolare di una cd. “famiglia di marchi” tutti contraddistinti dal medesimo nucleo distintivo.
La difficoltà nell’applicazione di tale istituto risiede proprio nel valutare se il marchio difensivo possa ritenersi o meno simile a quello principale, il tutto senza creare ingiustificati monopoli o situazioni di accaparramento di segni sul mercato. Non a caso le Corti di merito italiane hanno da sempre mantenuto un’interpretazione rigida dell’istituto ed hanno quindi raramente e in pochissimi casi ritenuto configurabile l’istituto del marchio difensivo.
Ed anche nella controversia decisa dal Tribunale di Milano l’approccio non è stato differente, né tantomeno le conclusioni cui sono arrivati i giudici milanesi; difatti, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva del nostro Studio, il Tribunale di Milano ha escluso che il marchio contestato potesse beneficiare della tutela riservata ai marchi difensivi, dichiarandone conseguentemente la decadenza per non uso e chiarendo alcuni principi utili per meglio comprendere la natura cd. difensiva di un segno.
Anzitutto, il Tribunale di Milano ha tenuto a ricordare come l’istituto del marchio difensivo non trovi un espresso riconoscimento nel diritto europeo, collocandosi piuttosto come costruzione di matrice nazionale, sopravvissuta nell’ordinamento italiano in quanto eccezionale e come tale soggetta ad una rigidissima interpretazione.
Del resto, mentre la giurisprudenza comunitaria tende a considerare la registrazione di un marchio mai utilizzato quale possibile indice di malafede del richiedente, l’ordinamento italiano ammette ancora una limitatissima forma di tutela in favore di tali marchi non utilizzati, sempre che essi siano riconducibili e simili al segno principale.
Un’interpretazione sin troppo estensiva di tale istituto permetterebbe infatti di mantenere in vita marchi “dormienti” con il solo scopo di impedire l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, determinando un monopolio ingiustificato e incompatibile con i principi della libera concorrenza.
Coerentemente con tale impostazione, la sentenza in esame chiarisce che il requisito della somiglianza deve essere valutato con particolare rigore, sicché la mera presenza di una radice lessicale comune – soprattutto nei marchi brevi – non è sufficiente a configurare l’esistenza di un marchio difensivo, poiché ciò finirebbe per attribuire al titolare un monopolio su elementi privi di autonoma capacità distintiva.
È dunque necessario che il segno non utilizzato “difensivo” presenti caratteristiche tali da configurarlo come una vera e propria “piccola variante” del marchio principale, ossia una declinazione sostanzialmente sovrapponibile, caratterizzata da differenze minime sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
Le conclusioni del Tribunale di Milano devono essere interpretate quale inevitabile allineamento del diritto nazionale ai principi dell’ordinamento europeo, riaffermando quindi il carattere eccezionale dell’istituto del marchio difensivo e la conseguente necessità di un’interpretazione rigorosa dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
In tale prospettiva, da una parte, la decisione in esame conferma in astratto la possibilità che un segno, pur non essendo oggetto di utilizzo, possa nondimeno ricevere protezione verso i terzi quale marchio difensivo; dall’altra parte, la stessa sentenza conferma che l’attribuzione di natura difensiva ad un marchio richiede un rigoroso e attento accertamento dei suoi presupposti, a presidio dei principi della libera concorrenza.
Tale decisione assume rilievo non solo da un punto di vista interpretativo, ma anche sul piano operativo, in quanto suggerisce ai titolari di portafogli di marchi di prestare maggiore attenzione nel registrare segni che si prevede effettivamente di utilizzare, evitando così di affollare inutilmente il registro dei marchi di segni che poi finiscono, come visto, per essere dichiarati decaduti per non uso.