Fino ad oggi, a livello europeo, i brevetti sono stati disciplinati dalla Convenzione di Monaco, la quale prevede una procedura unica e centralizzata per la concessione dei brevetti affidata all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Se unitaria è la procedura sotto il profilo della concessione del brevetto, altrettanto non si può dire per la tutela dello stesso; il brevetto europeo concesso deve infatti essere convalidato in ogni Stato, facente parte della Convenzione, in cui si intende ottenere tutela. Si usa dire che il brevetto europeo corrisponde ad un “fascio” di brevetti nazionali: in sostanza, a seguito della concessione, il brevetto europeo conferisce al titolare gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale e ai giudici nazionali è rimessa ogni questione relativa alla validità e contraffazione del brevetto.

La situazione è destinata a cambiare.

Brevetto europeo con effetto unitario

Come noto, il 1° giugno 2023 entrerà in vigore l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti e a quel punto sarà operativo il brevetto europeo con effetto unitario, il quale conferirà una tutela uniforme in tutti gli Stati europei che hanno scelto di aderire a questo nuovo sistema.

È bene chiarire che il brevetto europeo con effetto unitario non si sostituirà al brevetto europeo “tradizionale”, al contrario si affiancherà a quest’ultimo permettendo al titolare della privativa di scegliere a quale sistema aderire.

Al pari di quanto accade per il brevetto europeo “tradizionale”, sarà sempre l’EPO l’ufficio competente a rilasciare i titoli di privativa unitari; inoltre, il nuovo sistema non ha mutato le modalità di rilascio del brevetto. Molto semplicemente, al termine della procedura di concessione del brevetto europeo, il titolare avrà la facoltà di richiedere l’effetto unitario entro un mese e lo dovrà fare nella lingua del procedimento.

Attualmente a questo sistema hanno scelto di partecipare venticinque Stati europei (grande assente è la Spagna); solo diciassette, tuttavia, hanno ratificato l’Accordo.

Questo significa che, nel momento in cui il sistema entrerà in vigore, la tutela uniforme si estenderà unicamente ai diciassette stati ratificanti. La domanda da porsi è quindi: poi cosa succederà? Nel momento in cui altri Stati ratificheranno l’Accordo, la tutela unitaria si estenderà automaticamente a questi ultimi?

Per quanto possa essere sorprendente, la risposta è negativa.

Nel tempo si creeranno infatti diverse “generazioni” di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale a seconda del numero di stati ratificanti l’Accordo. Almeno in prima battuta, quindi, non ci sarà un brevetto davvero unitario in tutti gli stati aderenti al sistema.

Posto che si tratta di un sistema alternativo, come si potrà scegliere di non aderirvi?

È già possibile farlo. A partire dal 1° marzo 2023 è iniziato infatti il c.d. periodo di sunrise, ossia un arco temporale della durata di tre mesi, durante il quale i titolari dei brevetti europei già concessi, i titolari di domande di brevetto europeo e di certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da brevetto europeo possono richiedere l’esclusione di questi ultimi dal sistema e conseguentemente sottrarli alla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti (si parla di opt-out, così come previsto dall’art. 83 dell’Accordo). L’opt-out potrà essere esercitato anche durante il periodo transitorio (sette anni). Tuttavia, è bene effettuare in questi tre mesi la scelta in quanto, qualora dopo il 1° giugno si fosse coinvolti in un’azione giudiziaria avanti il Tribunale Unificato, l’opt-out non sarà più consentito. Se si sceglie di effettuare l’opt-out si resta per sempre esclusi dal sistema? No, è possibile cambiare idea e scegliere di effettuare l’opt-in, questa scelta non potrà però essere più revocata di nuovo.

Quali vantaggi apporterà concretamente il nuovo sistema?

I vantaggi sembrano plurimi. Innanzitutto, si avrà la possibilità di ottenere una protezione uniforme in tutti gli stati che hanno ratificato l’Accordo e l’EPO rappresenterà l’unico ufficio a cui sottoporre le domande di registrazione (non solo, l’EPO gestirà centralmente le fasi post-registrazione). Inoltre, i titolari dei brevetti unitari pagheranno un’unica tassa annuale di mantenimento e non saranno ovviamente più sostenuti i costi relativi alla fase di convalida del brevetto. Si aggiunga che le controversie che insorgeranno in relazione al brevetto unitario saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti, le cui decisioni avranno effetto in tutti gli Stati interessati dall’effetto unitario (questo renderà più facile per il titolare del brevetto interrompere le attività contraffattive in corso in tutti gli stati interessati).

Tuttavia, anche il brevetto europeo con effetto unitario sembra presentare alcuni limiti. In primo luogo, ha potenzialmente una copertura territoriale meno ampia del brevetto europeo. Il nuovo sistema coinvolge unicamente gli stati facenti parte dell’Unione europea che hanno ratificato l’Accordo (a differenza di quanto previsto per la CBE a cui aderiscono anche stati terzi quali, ad esempio, Svizzera e Turchia). Si aggiunga che il nuovo sistema rappresenta, in certi casi, un’arma a doppio taglio. Da un lato è sì prevista un’applicazione uniforme del diritto, dall’altro il titolare del brevetto potrebbe essere esposto ad un più alto rischio: qualora il Tribunale Unificato dei Brevetti giudicasse nulla una privativa, questa lo sarebbe in tutti gli stati interessati dall’effetto unitario.

Quindi, conviene aderire al nuovo sistema oppure no?

La risposta non può essere univoca. Sembra imprescindibile effettuare una valutazione che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso. Ad esempio, bisognerà preliminarmente considerare il brevetto di cui si tratta e la sua “forza”. Ma anche la posizione processuale che si assume in un’eventuale azione giudiziale; difatti, nella veste di attore potrebbe essere utile ottenere un’unica decisione per tutti i territori aderenti al sistema del brevetto con effetto unitario (con evidente risparmio di tempo e costi), mentre nella veste di convenuto, viceversa, potrebbe essere utile difendersi in stati diversi, e quindi davanti a Giudici differenti, guadagnando così tempo, ed evitando che una decisione sfavorevole abbia effetto su tutti i territori dell’UPC contemporaneamente, inibendo così la vendita del prodotto ritenuto in contraffazione nei 17 paesi aderenti all’Accordo.

Non bisogna inoltre dimenticare che il sistema è nuovo e i titolari delle privative saranno “esposti” a questa novità. La tenuta e l’efficienza delle norme verrà messa veramente alla prova una volta che il sistema entrerà in vigore. Del pari, non sono ovviamente noti gli orientamenti giurisprudenziali del nuovo Tribunale. È stato anche fatto notare da più parti come il brevetto unitario garantisca una minor flessibilità; non potrà, ad esempio, essere effettuato il c.d. abbandono selettivo, ipotesi che è invece praticabile per il brevetto europeo “tradizionale” (il brevetto unitario dovrà essere mantenuto o abbandonato in tutti i paesi). Non sarà inoltre possibile cedere il brevetto solo in alcuni stati.

Conclusioni

In conclusione, il brevetto unitario presenta certamente vantaggi da un lato ma anche svantaggi dall’altro che vanno attentamente soppesati a seconda del caso concreto. Nel caso dell’opt-out questo è il momento opportuno per iniziare ad effettuare le prime valutazioni. Per tutto il resto, si dovrà attendere l’entrata in vigore di questo nuovo sistema per comprendere la sua effettiva portata e l’efficienza operativa dello stesso.