Caso Brompton – la forma del celebre modello di bicicletta pieghevole “Brompton” può essere tutelata dal diritto d’autore?
Introduzione
Lo scorso 11 giugno ha rappresentato una data importante per tutti gli appassionati di diritto d’autore e per gli addetti ai lavori.
In tale data, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha emesso una pronuncia di sicuro interesse in merito ad una questione di diritto emersa nell’ambito di un’azione per contraffazione del noto modello di bicicletta promossa dalla Brompton Bicycle Ltd nei confronti della società coreana Chedech/Get2Get dinanzi al Tribunale delle Imprese di Liegi (Belgio).
Background
La società inglese Brompton Bicycle Ltd aveva provveduto a brevettare, nel lontano 1975, il noto modello di bicicletta pieghevole, proteggendo la peculiare caratteristica che consente al prodotto di poter assumere tre diverse posizioni ossia: (i) posizione piegata, (ii) posizione aperta e (iii) posizione intermedia (che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno).
Tuttavia, una volta decorso il termine ventennale e venuto meno il diritto di privativa industriale della Brompton su tale meccanismo di piegatura della bicicletta, altre società, come la Get2Get, iniziarono ad offrire sul mercato prodotti con le medesime caratteristiche. Proprio per tale ragione, quest’ultima veniva convenuta in giudizio dalla Brompton, che denunciava la violazione dei propri diritti d’autore sul prodotto in questione e, di conseguenza, chiedeva al giudice belga di ordinare alla Get2Get il ritiro da tutti i punti vendita del modello di bicicletta da essa commercializzato.
Nella propria memoria difensiva, quest’ultima sottolineava che l’aspetto peculiare del proprio prodotto era imposto dalla soluzione tecnica ricercata, idonea a consentire alla bicicletta in questione di poter assumere le tre posizioni diverse e che, pertanto, un simile aspetto non poteva essere protetto dal diritto d’autore poiché la sua tutela afferiva esclusivamente all’ambito brevettuale.
Al contrario, la ricorrente replicava che le tre posizioni della bicicletta Brompton potevano essere ottenute mediante forme diverse rispetto a quelle individuate per tale bicicletta dal suo creatore e che, quindi, la sua forma era meritevole della tutela del diritto d’autore in virtù di tale caratteristica creativa.
Pertanto, il Tribunale delle imprese di Liegi, una volta rilevato che il diritto belga protegge ai sensi del diritto d’autore qualsiasi creazione che si esprima in una forma particolare e che sia originale, ha adito la Corte di Giustizia Europea per chiedere se tale protezione debba essere esclusa nel caso in cui la forma dell’oggetto sia “necessaria per pervenire ad un risultato tecnico” e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione.
Inoltre, il giudice belga ha sottoposto alla Corte un ulteriore quesito, domandando se, al fine di valutare la necessità di una forma di ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:
- l’esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
- la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato;
- l’esistenza di un brevetto anteriore, in seguito estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito.
Analisi della sentenza
La Corte di Giustizia, investita dal giudice belga, è giunta ad una decisione storica stabilendo che la forma di un prodotto può essere tutelata, ai sensi del diritto d’autore, anche nel caso in cui questa sia parzialmente necessaria ad ottenere un risultato tecnico.
In particolare, la Corte è partita dalla nozione di opera, ai sensi degli artt. 2 e 5 della direttiva 2001/29, per rilevare che la stessa è costituita necessariamente da due elementi:
- l’originalità, la quale implica che l’opera sia una creazione intellettuale propria del suo autore, e
- l’estrinsecazione di tale espressione libera e creativa dell’autore dell’opera in una realtà fattuale.
Con riferimento al primo elemento, la Corte di Giustizia ha ritenuto che un’opera può essere considerata originale anche nei casi in cui la sua creazione sia stata dettata da valutazioni tecniche, in tutti quei casi in cui essa rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo.
Viceversa, è stato tuttavia precisato che, ai sensi di una giurisprudenza costante in seno alla Corte, in tutti quei casi in cui la realizzazione di un’opera sia stata determinata esclusivamente da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine alla libertà creativa, questa non potrà assurgere al rango di opera e godere, quindi, della protezione conferita dal diritto d’autore (v. in tal senso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV, C‑683/17[1]).
Nel pervenire a dette considerazioni la Corte ha ritenuto di non condividere, innanzitutto, la teoria della molteplicità delle forme, osservando che, ai fini dell’attestazione dell’originalità dell’opera, non può costituire un elemento dirimente la considerazione che il medesimo risultato tecnico possa essere raggiunto anche attraverso forme diverse del prodotto.
Per quanto concerne il secondo elemento, la Corte ha inoltre precisato che la nozione di “opera”, di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (v. ut supra Cofemel).
Ne consegue che un oggetto che soddisfa il requisito dell’originalità potrà beneficiare della protezione, ai sensi del diritto d’autore, anche qualora la sua realizzazione sia stata determinata da considerazioni tecniche purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.
A tal proposito, come stabilito anche dall’art. 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore, il criterio dell’originalità non potrà essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano unicamente caratterizzate dalla loro funzione tecnica, poiché altrimenti si consentirebbe di monopolizzare le idee a discapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
Nel caso di specie, viene sottolineato che, nonostante la particolare forma della bicicletta sia necessaria ad ottenere uno specifico risultato tecnico, vale a dire l’idoneità di tale prodotto ad assumere le suddette tre posizioni, la Corte tuttavia non esclude aprioristicamente che la peculiarità data dal meccanismo di piegatura della stessa possa assurgere a caratteristica creativa dell’autore.
Dunque, con la sentenza dello scorso giugno viene stabilito che spetterà al giudice del rinvio valutare se la bicicletta in questione costituisca un’opera originale risultante da una libera creazione intellettuale.
In tale contesto (e considerato che dovrà essere valutata solo l’originalità del prodotto in esame), l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico non sarà considerata determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore.
Analogamente, la volontà del presunto contraffattore non verrà ad assumere alcuna rilevanza nell’ambito di una simile valutazione, mentre l’esistenza di brevetti precedenti sull’opera dovrà essere considerata come meramente indicativa e non determinante ai fini della ascrivibilità della stessa all’alveo della tutela del diritto d’autore.
Conclusioni
La sentenza in esame ha avuto, senz’altro, il merito di applicare correttamente alcuni principi cardine della disciplina europea del diritto d’autore, derivanti dalla tradizione di common law, ovvero quelli della dicotomia tra idea ed espressione, dell’originalità e della “merger doctrine”, con riferimento all’assunto che alcune idee possono essere espresse in modo comprensibile solo in uno o in un numero limitato di modi.
Permangono tuttavia delle criticità relative, innanzitutto, al mancato riferimento alla rilevanza delle intenzioni del creatore dell’opera nell’ambito della sua creazione, considerato che, nelle sue conclusioni presentate all’udienza del 6 febbraio 2020, l’Avvocato generale ne aveva sottolineato l’importanza ai fini dell’identificazione del carattere della creatività e dell’originalità dell’opera e che, il mancato riferimento a tale aspetto, contraddirebbe quanto già sancito nella pronuncia C‑310/17 ( i.e. Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV[2]).
Un’ulteriore criticità della sentenza in esame è rappresentata dalla mancata individuazione di una lista esaustiva dei fattori che possono fornire un parametro nell’ambito della valutazione dell’originalità dell’opera in quest’ordine di casi (come in Doceram[3]). Conseguentemente, tale valutazione verrà rimessa, caso per caso, ai giudici nazionali degli Stati membri e, pertanto, ne potrebbe derivare una disomogeneità di applicazione.
Non è da escludere che il giudice belga cui spetta adesso emettere una decisione, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia, riconosca la creatività e l’originalità della bicicletta Brompton e del meccanismo di piegatura della stessa, considerato che, in alcune recenti pronunce intervenute in Francia su aspetti analoghi a quelli presi in considerazione dalla Corte nel caso in esame, i diritti di privativa di diversa natura (e.g. sul brevetto e sul design) sono stati entrambi riconosciuti al titolare poiché non esattamente insistenti sugli stessi aspetti del prodotto.
Vale la pena di sottolineare infine che, anche in Italia, è stata recentemente riconosciuta la tutela del diritto d'autore sulla forma di un'auto[4] e di una moto[5], nonché sulla forma degli stivali da doposcì[6].
Non ci rimane, pertanto, che attendere la pronuncia del Tribunale delle Imprese di Liegi, consapevoli che la rilevanza della sentenza in esame della Corte di Giustizia Europea avrà un effetto tale da determinare in ogni caso un effetto evolutivo del diritto d’autore in ambito europeo.
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[1] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-683/17&language=IT.
[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&&doclang=EN&.
[3] Court of Justice 8 March 2018 (Second Chamber), Case C-395/16, Doceram GmbH v CeramTec GmbH ECLI:EU:C:2018:172.
[4] Bologna Tribunal 20 June 2019 (order), Ferrari s.p.a. v Design Modena s.r.l., available at https://iusletter.com/wp- content/uploads/Ferrari-250-GTO_prima-automobile-nella-Storia-a-vedersi-garantita-la-tutela-autorale_Tribunale-di- Bologna-ordinanza-del-20-giugno-2019.pdf.
[5] App. Torino 12 dicembre 2018, Zhejiang Zhongneng Industry Group and Taizhou Zhongneng Import and Export Co. v Piaggio s.p.a., Torino Tribunal 6 April 2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group and Taizhou Zhongneng Import and Export Co. v Piaggio s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 6528. The matter has been dealt with, from a different angle (a challenge to the validity of the later Community design based on prior Italian designs and trade marks, as well as copyright), by EU General Court 24 September 2019 (Sixth Chamber), Case T-219/18, Piaggio & C. s.p.a. c. EUIPO e Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd..
[6] Milano Tribunal 12 July 2016, Tecnica Group s.p.a. v Gruppo Anniel s.n.c. di Simeoni Anna & C. and Gruppo Coin.
